网易辽宁联合辽宁省司法厅共同推出“法治易读”专栏，结合案件普及法律常识。
商标代理合同，是典型合同中委托合同的一种，在该合同的履行过程中经常有委托人“以结果论成败”，在申请的商标被驳回或部分驳回的情况下，要求商标代理公司返还申请费用并赔偿损失。本期栏目邀请辽宁观策律师事务所王悦律师、武彼律师结合类似案件对上述问题进行简要分析，并对商标代理公司经营中的合规行为提出建议。
一、案件事实情况
2017年12月22日，甲公司与乙知识产权代理公司（以下简称“乙公司”）签订了商标代理合同，合同约定甲公司委托乙公司代理其申请注册商标，后双方签订了《商标合同变更情况说明》，对申请注册商标的具体类别及名称内容进行修改和确定，2018年1月3日，乙公司向国家工商行政管理总局商标局提出商标注册申请。商标局于2018年1月10日受理了该申请，2018年3月25日，甲公司工作人员签字确认收到了乙公司转交的受理通知书，乙公司以微信的方式告知甲公司可以在商标上打上“TM”使用。
2018年9月29日，商标局作出《商标部分驳回通知书》，以申请商标在类似商品上与已注册商标构成近似为由，部分驳回该商标的注册申请。乙公司称2018年10月11日以电话的方式通知了甲公司，但未保留证据，甲公司表示其2019年2月14日才得知该情况。
2019年4月18日，甲公司以乙公司在代理其申请注册商标的过程中，明知甲公司要求注册的商标与其他商标构成近似，通过可能性极小，但是未告知原告，且在商标已经被部分驳回的情况，仍要求其进行版权登记，属于欺诈行为；并且未及时告知所申请的商标被驳回的信息，导致甲公司没有及时申请复审，构成违约。
二、法院判决情况
人民法院认为，在委托关系中，乙公司应当按照甲公司的指示进行商标注册，是否能够通过，是由甲公司所申请注册商标的内容决定的，而非乙公司能够完全知晓和确定的内容，乙公司是否应对商标进行检索并据此告知甲公司申请注册商标的成功几率，双方在合同中并无约定。甲公司要求乙公司能够明确向其告知所申请注册的商标一定能或不能通过审查，既不符合客观规律，也不符合正常的生活常识。甲公司也未能提供证据证明乙公司明知道商标无法注册而故意隐瞒和欺骗的情形。
双方签订的商标代理合同，乙公司应当在甲公司的委托范围内，按照合同约定办理委托事务，而所申请的商标是否最终被批准注册，不是判断乙公司是否履行了合同义务的标准。从甲公司申请注册的商标图形上与在先注册的商标有所区别，但文字上与在先注册的商标有相同和近似的情况，对于商标是否应当获准注册是由商标局进行审查，这不是乙公司能够控制和提前预知的，不属于乙公司应当履行的义务。但乙公司未能提供证据证明其及时向甲方转交了《商标部分驳回通知书》，未尽到相应的告知义务，对合同的履行存在瑕疵，人民法院考虑上述情况酌定乙公司返还甲公司部分代理费用。
最终人民法院判决乙公司返还甲公司部分代理费用，驳回甲公司其他诉讼请求。
三、案件分析与合规建议
本案中甲乙双方签订的属于商标代理合同，属于民法典第三编（合同编）第二分编（典型合同）第二十三章委托合同，根据民法典第九百一十九条、九百二十二条、九百二十四条、九百二十九条之规定，委托合同是委托人与受托人约定，由委托人处理事务的合同；受托人负有按照委托人指示处理事务及按照委托人的要求，报告委托事务情况及结果的义务；有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。
因此，结合本案中甲方的诉请，本案主要考虑乙公司是否存在欺诈等行为，以及乙公司作为受托人是否存在按照指示处理事务、履行汇报职责的过错，是否构成违约。
（一）案涉商标是否能够成功注册并非乙公司能够事先知悉事实，不构成欺诈。
本案中乙公司按照甲公司的要求进行商标注册，并给予专业分析和指导，但是对于商标能够成功注册与否，与甲公司提供的商标内容密不可分，并且由于商标注册审批由有权行政部门负责，商标代理公司不具有决定权，无法事前知悉结果。同时，由于案涉商标涉及图形、文字组合，无法精准进行筛查，并且不同商标之间是否构成近似，属于酌定标准，不同审查员、商标从业者、司法审判者对于具体商标争议是否构成近似存在不同理解，乙公司无法预知结果，因此乙公司无法在事先知悉商标能够成功注册的结果，不构成欺诈。
（二）乙公司是否构成违约应考虑是否存在过错。
本案中，乙公司是否存在过错，主要应当考虑到其是否按照甲公司的指示处理事务，由于本案中签订的是商标代理合同，乙公司作为具有商标代理专业知识的代理人，在履行商标代理合同的过程中同时需要尽到勤勉尽责的服务义务，给予委托人专业的分析和指导。回归本案，在乙公司的服务过程中，虽然合同并未约定乙公司具有商标检索义务，但实际上乙公司在进行了检索之后，对甲公司意图申请商标的类别和内容都进行分析和建议指导，并且与甲公司协商一致进行了变更，能够表明乙公司已经尽到了勤勉尽责的义务，对于商标申请的其他事项，乙公司已经按照合同约定进行了申请注册、转交材料等义务，代理注册商标的全部活动已经完成，至于案涉商标是否最终注册成功，并非乙公司是否完成委托事项的判断标准，而是应当由甲方自身为其指示承担最终后果。
其次应当考虑乙公司是否尽到了报告委托事务情况及结果的义务，乙公司虽然已经将大部分材料转交给了甲公司，但是无证据证明其将《商标部分驳回通知书》转交给了甲公司，因此未尽到相应的告知义务，对合同的履行存在瑕疵，应当承担违约责任。
（三）合规建议
1.建议知识产权代理公司在签订的合同中，对受托人是否具有检索的义务进行明确约定，由于在未约定的情况下，代理公司是否基于勤勉尽责具有检索义务存在争议，因此有可能代理公司在未约定上述条款的情况下，由于未对申请注册的商标事先进行检索而被认定为违约。
2.建议知识产权代理公司在提交商标注册申请之前，充分与委托人沟通，对申请商标的风险进行充分提示并给出相应建议，并对服务过程进行记录，以表明自身作为专业机构所提供的服务与建议过程。
3.建议知识产权代理公司在进行商标申请前，对该商标进行初步检索和分析，以防止出现商标注册绝对禁止的情况，抑或是显而易见无法注册的情况。
4.建议知识产权代理公司完善报告委托事务情况和结果的过程，对于重要文件采用邮件或纸质文件转交签署的形式固定相关证据。
本文来源：辽宁普法
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